专利权利要求撰写思路.docx

浅谈专利权利要求书撰写思路作者：储涛单位：盈科武汉分所【摘要】专利权利要求对专利权人来说是专利最为重要的一部分，权利要求撰写的好坏不仅影响到专利的稳定性，还直接关系到专利权人技术垄断的范围。在设计专利权利要求时更应侧重于专利维权诉讼、无效宣告及技术秘密保护角度。一项被授权的发明或实用新型的专利，专利权利要求书是该专利最重要的部分。相对专利权人而言，专利权利要求就是其为技术垄断画得一个圈，专利保护范围的大小完全仰仗于专利权利要求。相对普通公众而言，专利权利要求相当于技术应用的雷区、红线图。在整个权利要求书中，独立权利要求保护范围最大，独立权利要求撰写的好坏，直接影响到专利权人和公众的切身利益，并影响到从属权利要求的撰写。专利权人在申请专利时，总希望自己申请的专利能获得最大的保护范围。我们在大量的专利申请、无效宣告以及专利侵权诉讼过程中，可以总结一些基本思路，虽然不能应用于所有专利申请，但对大多数专利申请而言，有参考价值。一、确定独立权利要求技术特征的基本思路（一）独立权利要求分析我们在确定独立权利要求撰写思路时，必须使用注意在争取对大的保护范围时，也必须满足专利法的规定。根据专利法的规定，独立权利要求应当从整体上反映发明或实用新型的技术方案，记载解决技术问题的必要技术特征。即独立权利要求专业必须满足两个条件：能从整体上反映或发明或实用新型的技术方案；记载解决技术问题的必要技术特征。所谓技术方案，通俗的讲，就是利用自然规律解决技术问题的方案。任何发明和实用新型都会解决技术问题，可作如下筛选或分类：从解决技术问题的数量看，有的可能只解决一个技术问题，而大多数都解决多个技术问题：从作用程度上看，有的是量的提高，而有的是质的变化；从经济价值大小看，有的技术方案解决的技术问题经济价值较小；而有的技术方案解决的技术问题的经济价值较大。所谓反映，就是再现，也即通过权利要求记载的技术特征可以解决技术问题。所谓必要技术特征，是指解决技术问题所必不可少的技术特征。如何甄别哪些技术特征是解决技术问题所必要的技术特征，对撰写人员而言是很难准确把握。绝大多数专利都可以将其技术特征分为前述部分和特征部分，从作用上看，前述部分是现有技术中己有的技术特征，对解决技术问题无决定性作用，而特征部分则是使发明创造具有新颖性、创造性的技术特征；从二者关系上看，前述部分的技术特征与特征部分的技术特征在结构、作用或效果上有着密切的关联，特征部分结合前述部分的技术特征得以解决技术问题；从二者撰写特点看，前述部分的技术特征包括明示的（明确记载在权利要求中）技术特征和隐形技术特征（虽未记载在权利要求中，但从本领域技术领域来说，显然会包含的技术特征），而特征部分的技术特征只包括明示技术特征，而不存在隐形的技术特征。（二）独立权利要求撰写思路梳理1、选择独立权利要求解决的技术问题，其原则或思路如下：第一，当发明创造解决多个技术问题时，尽量只选择一个技术问题作为独立权利要求解决的技术问题。很显然，解决的技术问题越多，所需要的技术特征也就越多，也即必要技术特征越多，否则无法满足专利法的规定，必然会影响到该项权利要求的稳定性。而技术特征越多，就会使权利要求所保护的要求保护的技术范围越小，故当发明创造解决多个技术问题，应尽量只选其中一个作为独立权利要求所解决的技术问题。第二，应当将最有市场价值的技术问题作为独立权利要求所解决的技术问题。申请人申请专利，是希望通过专利保护，使其技术创新能获得最大的经济价值。如果将经济价值较小的被解决的技术问题作为独立权利要求所解决的技术问题，那么经济价值较大的被解决的技术问题只能作为从属权利要求，根据专利法的规定，从属权利要求的技术特征除其本身记载的技术特征外，还包括被引用的权利要求的全部技术特征，其结果是经济价值较大的被解决的技术问题的技术方案无端的多了非必要技术特征（解决经济价值较小的技术问题的特征部分）,根据权利侵权判定的原则一一全面覆盖原则，具有较大经济价值的被解决的技术问题的技术方案必然得不到有效的保护。第三，除发生质变技术方案的技术特征必然包括发生量变技术方案的技术特征外，应将发生质变技术方案的技术特征作为独立权利要求解决的技术问题。在绝大多数情况下，发生质变的技术方案的市场价值要远大于仅发生量变的技术方案。故而应优先考虑将发生质变的技术方案作为独立权利要求解决的技术问题。但是，如果发生质变的技术方案的技术特征包含发生量变的技术方案的技术特征，为了使整个技术方案获得更大范围的保护，应当将发生量变的技术方案作为独立权利要求。（二）必要技术特征的确定1、当权利要求分为前述部分和特征部分组成时：A、前述部分的技术特征应尽量限于与特征部分技术特征直接关联的技术特征。如前所述，前述部分的技术特征是现有技术已经公开的部分，但同时也是解决技术问题必不可少的技术特征，但往往一项技术方案的实现需要很多现有技术的技术特征，如果将所有有关的必要技术特征都一一写在权利要求中，必然会缩小权利要求保护的范围，这是我们要充分利用前述部分的技术特征还包括隐形的技术特征，这些隐形的技术特征虽然是解决技术问题所必须的，但由于未写入权利要求中，故而这些技术特征就没有具体化,对权利要求的保护范围无直接影响，同时随着技术的发展，这些隐形的技术特征也会发生变化，一旦将这些隐形的技术特征写入权利要求中，当隐形技术特征发生突破时，也必然会使权利要求得不到保护。故前述部分的技术特征应尽量少，但是前述部分的技术特征的选择，应围绕着与特征部分的技术特征直接关联（结构连接、电流的流向、化学反应的步骤等）得技术特征，这些技术特征的直接作用并不是因为其必不可少，而是辅助特征部分的技术特征，使该技术方案得以实现。但是，对于被隐形的技术特征，必然是本领域技术领域的技术人员认为该这些技术特征是必然需要的，例如我们在描述一种发动机时，发动机外壳显然是必要的技术特征，但本领域技术人员都知道发动机必然有外壳，如果该外壳与特征部分的技术特征无直接关联，可以不写入权利要求中。如果申请人不放心，可以在专利说明书中，对这些隐形现有技术做明示，这样即便审查员认为缺少必要技术特征,可以将这些被隐形的技术特征纳入权利要求中，这样的修改也不违反专利法第三十三条规定。B、特征部分的技术特征应当仅限于独立权利要求所要解决的技术问题所必须。特征部分的技术特征由于不存在隐形的技术特征，故凡是独立要求要求解决的技术问题所必须的特征部分，都应将其写入特征部分，但要主要的是，如果不影响专利的创造性，应避免将具体效果变化的技术特征写入权利要求中。2、当权利要求要求保护的技术方案是化合物或开拓性发明时：权利要求无法也不事宜采用前述部分和特征部分转系，这时候可不再划分，在撰写的时候，所要把握的原则：A、对于化合物发明，不存在隐形技术特征，故将化合物的分子式或结构式做清楚描述。B、对于开拓性发明，笔者撰写的比较少，不敢做过多评述。但可以考虑的是，若开拓性发明的技术问题由单纯的质变调整为量变到质变，其技术方案彼此成包含与被包含的关系时，将量变的技术方案作为独立权利要求。对于独立权利要求技术特征上位化的问题，属于对专利说明书中的实施例总结问题，同时也涉及到专利法司法解释(法释(2009)21号)第四条的运用问题，由于本案未涉及这方面问题，本文不作论述。二、不是必要，不应将提升技术效果的技术特征纳入独立权利要求技术特征中当独立权利要求达所记载的技术方案到专利法要求的新颖性、创造性要求时，其他进一步提升效果的技术方案，绝大多数都比较具体，往往是专利说明书中记载的某个实施例，是对独立权利要求中某一技术特征的进一步细化或该技术方案的进一步延伸，这些技术特征跟具体的产品接触的很紧密，但是如果将其写入独立权利要求中，必然会缩小整个专利说所记载的技术方案的保护范围，故对于提升技术效果的技术特征，应通过从属权利要求进行反映。三、关于数值特征的限定问题数值特征存在于方法专利和化学发明中，在化学发明中又主要存在于组合物发明中。由于数值特征清楚而无异议，在专利侵权司法实践中，一般认为数值限定的技术特征应其清楚而无争议，且有排他的隐含意义，故而对数值限定的技术特征不适用等同原则，故数值特定的保护力度相对较小，这就给申请人提出了较高的要求，要慎重处理数值特征的撰写问题。从实践撰写经验和司法实践看，数值限定的技术特征在撰写权利要求书中，可以考虑按下列思路处理：1、不是不能实现发明目的的，不把数值特征写入独立权利要求中。根据专利审查指南的规定，如果发明的实质或者改进只在狱卒分本审，其技术问题的解决仅取决于组分的选择，而组分的含量是本领域的技术人员根据现有技术或者通过简单试验能够确定的，则独立权利要求中可以允许至限定组分。很显然，如果组分含量不影响技术问题的解决，则无需将数值特征引入独立权利要求中，以免使独立权利要求所要求保护的技术方案不适当的缩小。2、如果必须将数值特征引入独立权要求中，应尽可能的将数值范围的边界数字应尽可能是实现发明的临界数值。根据专利审查指南的规定，如果发明的实质即在组分上，又与含量有关，技术问题的解决不仅取决于组分的选择，而且还取决于该组分特定含量的确定，则独立权利要求必须同时限定组分和含量。当必须将数值特征引入独立权利要求中，应尽可能选择实现发明目的的组分含量的临界数字，只有这样，独立权利要求的保护范围才能最大，达到这一要求，就需要发明人给出充分的实施例，做比较的准备工作，使权利要求得到说明书的支持。参考思路可以是：对于边界点必须有具体的实施例做支持；通过大量实验找出数值变化对发明目的影响，直至找出影响发明能否实现的临界值，需要注意的是，这里能否实现发明是指能否做出产品，而不是能否做出合格的产品；数值范围之间，多选择具体数值实施例，这样即便审查员认为保护范围过大,还可以适当缩小，留出余地；当某一具体组分的含量对技术方案的效果无实质性影响，不应对其含量进行限制。3、方法发明和产品中具体数值保护方式的差异。对于方法权利要求中数值限定的撰写思路与化学混合物中数值限定的撰写技巧类似，凡有数值范围限定，应当由足够的实施例予以支持，但对权利人来说，产品权利要求的技术方案几乎都会在产品中予以反应，即便权利人不予申请专利，很容易被“逆向工程”得知产品的具体组分及含量，向“云南白药”这样难以被“逆向工程”的产品是极少数。方法与产品不同，他不会随产品的公开而必然被公开，如果无一定的技术信息，公众难以通过“逆向工程”而得出产品生产方法中某一环节的具体时间、温度。故对于产品权利要求，最佳的组分配比（也即实际产品的组分配比）必须通过从属权利要求予以反映，而方法权利要求，只要满足足够的创造性，对于最佳的温度点、时间点，最好采取技术秘密保护，而不是反映在专利权利要求中，更不能在专利说明书中给出引导或直接说明。当然，方法专利在申请时，对于采取技术秘密保护的部分也不能在说明书中反映。四、具体的产品对权利要求的影响任何技术方案其最终的目的都是具体的产品，故产品与技术方案之间是目的和手段之间的关系。在专利文件中，产品与专利说明书中具体的实施例相似，但仍然有区别，具体的实施例不是技术方案的目的，其只是为了支持权利要求保护的技术技术方案而已，而不是技术方案的目的。因为各自的目的不同，故而对权利要求保护的技术方案的影响也不同。从扩大权利要求保护范围的角度，我们在撰写权利要求时，不应考虑具体的产品，原因在于如果该发明具有可实施性，则必然能有具体的产品，故在撰写时无需考虑具体的产品，只需要考虑最佳事实例应在权利要求中被反映即可。即便该产品的组分有强制标准，或该产品的效果有强制要求，也不应将这些“强制要求”所对应的技术特征纳入到独立权利要求中，可以作为从属权利要求保护起来，否则，会限制专利的保护范围。