专利代理人资格考试考前培训.ppt
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1、1,无效宣告请求书与意见陈述书代理实务 国家知识产权局专利复审委员会,2,内容提要,第一部分:无效宣告请求书一、无效宣告请求的提出二、正确选择请求宣告专利权无效的法律依据三、有针对性地进行论述第二部分:针对无效宣告请求的意见陈述书一、正确分析无效宣告请求书和所提交的证据二、确定适当的应对策略,有针对性地反驳三、对专利文件的修改第三部分:涉及无效宣告请求书和相应意见陈述书的案例,3,4,第一部分:无效宣告请求书,一、无效宣告请求的提出二、正确选择请求宣告专利权无效的法律依据三、有针对性地进行论述,5,一、无效宣告请求的提出,1、法律依据2、无效宣告请求客体3、无效宣告请求人资格4、无效宣告理由5
2、、无效宣告程序以及举证责任6、无效宣告理由的增加与举证期限7、对于外观设计专利权,以权利冲突作为无效宣告理由的8、一事不再理9、无效宣告请求不符合规定的法律后果10、对请求书以及所提交证据的要求,6,一、无效宣告请求的提出,1、法律依据专利法第45条:自国务院专利行政部门公告授予专利权之日起,任何单位或者个人认为该专利权的授予不符合本法有关规定的,可以请求专利复审委员会宣告该专利权无效。,7,一、无效宣告请求的提出,1、法律依据专利法第46条:专利复审委员会对宣告专利权无效的请求应当及时审查和作出决定,并通知请求人和专利权人。宣告专利无效的决定,由国务院专利行政部门登记和公告。对专利复审委员会
3、宣告专利权无效或者维持有效的决定不服的,可以自收到通知之日起三个月内向人民法院起诉。人民法院应当通知无效宣告请求程序的对方当事人作为第三人参加诉讼。,8,一、无效宣告请求的提出,1、法律依据实施细则第64条:依照专利法第四十五条的规定,请求宣告专利权无效或者部分无效的,应当向专利复审委员会提交专利权无效宣告请求书和必要的证据一式两份。无效宣告请求书应当结合提交的所有证据,具体说明无效宣告请求的理由,并指明每项理由所依据的证据。前款所称无效宣告请求的理由,是指被授予专利的发明创造不符合专利法第二十二条、第二十三条、第二十六条第三款、第四款、第三十三条或者本细则第二条、第十三条第一款、第二十条第一
4、款、第二十一条第二款、或者属于专利法第五条、第二十五条的规定,或者依照专利法第九条规定不能取得的权利。,9,一、无效宣告请求的提出,1、法律依据实施细则第65条:(法律后果规定的依据)专利权无效宣告请求书不符合本细则第六十四条规定的,专利复审委员会不予受理。在专利复审委员会就无效宣告请求作出决定之后,又以同样的理由和证据请求无效宣告的,专利复审委员会不予受理。以授予专利权的外观设计与他人在先取得的合法权利相冲突为理由请求宣告外观设计专利权无效,但是未提交生效的能够证明权利冲突的处理决定或者判决的,专利复审委员会不予受理。专利权无效宣告请求书不符合规定格式的,无效宣告请求人应当在专利复审委员会指
5、定的期限内补正;期满未补正的,该无效宣告请求视为未提出。,10,一、无效宣告请求的提出,1、法律依据实施细则第66条:在专利复审委员会受理无效宣告请求后,请求人可以在提出无效宣告请求之日起一个月内增加理由或者补充证据。逾期增加理由或者补充证据的,专利复审委员会可以不予考虑。,11,一、无效宣告请求的提出,1、法律依据应当向专利复审委员会提出无效宣告请求。(A45)专利复审委员会对无效宣告请求进行审查并作出决定。(A46.1)宣告专利无效的,由国务院行政部门登记和公告。(A46.1)对无效宣告请求决定不服的,在收到通知三个月内向人民法院起诉;对方当事人作为第三人参加诉讼。(A46.2),12,一
6、、无效宣告请求的提出,2、无效宣告请求客体无效宣告请求的客体应当是国务院专利行政部门已经公告授权的专利。注意:可以针对权利要求书中的部分权利要求提出无效宣告请求对于已经被生效决定部分无效的专利权,只能针对被维持有效的权利要求提出无效宣告请求对已经终止或放弃的专利权是否仍可以提出无效宣告请求?,13,一、无效宣告请求的提出,2、无效宣告请求客体对已经终止或放弃的专利权是否仍可以提出无效宣告请求?仍能够提出无效宣告请求的:专利权人已声明放弃的专利权(声明之日起放弃)因未缴费等原因被终止的专利权不能提出无效宣告请求的:专利权人自申请日起放弃的专利权;已经被生效的无效宣告请求审查决定宣告全部无效的专利
7、权(注意宣告部分权利要求无效的情况),14,一、无效宣告请求的提出,3、无效宣告请求人资格专利无效宣告请求程序是依当事人的请求而启动的,任何单位或个人可以提出无效宣告请求(A45)该程序应当是应请求人的请求而启动的,请求人负有举证责任。任何单位和个人包括专利权人本人都可以提出无效宣告请求。但对于专利权人作为无效宣告请求人的,有限制。,15,一、无效宣告请求的提出,3、无效宣告请求人资格请求人属于下列情形之一的,其无效宣告请求不予受理:请求人不具备民事诉讼主体资格的。专利权人针对其专利权提出无效宣告请求且请求宣告专利权全部无效、所提交的证据不是公开出版物或者请求人不是共有专利权的所有专利权人的。
8、,16,一、无效宣告请求的提出,4、无效宣告理由法定无效理由专利的主题不符合发明、实用新型或外观设计的定义专利法实施细则第2条专利的主题违反国家法律、社会公德或者妨害公共利益专利法第5条专利的主题不属于能够授予专利权的范围专利法第25条,17,一、无效宣告请求的提出,4、无效宣告理由发明、实用新型专利的主题不具备新颖性、创造性和实用性,外观设计专利主题不具备新颖性或者与他人在先取得的合法权利相冲突专利法第22条、第23条说明书没有充分公开发明或者实用新型专利法第26条第3款授权专利的权利要求书没有以说明书为依据专利法第26条第4款,18,一、无效宣告请求的提出,4、无效宣告理由授权专利的权利要
9、求书不清楚,不简明或者缺少解决其技术问题的必要技术特征专利法实施细则第20条第1款、第21条第2款修改超出原申请记载的范围专利法第33条属于重复授权专利法第9条、专利法实施细则第13条第1款,19,一、无效宣告请求的提出,5、无效宣告程序以及举证责任无效宣告程序是专利公告授权后依当事人请求而启动的、通常为双方当事人参加的程序。复审委员会在无效宣告请求审理中处于中间裁判的准司法地位,就当事人请求的范围居间进行审查。当事人对自己提出的无效宣告请求所依据的事实或者反驳对方无效宣告请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。(行为责任)没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的,由负有举证责任的当事人承
10、担不利后果。(结果责任),20,一、无效宣告请求的提出,6、无效宣告理由的增加与举证期限法律依据细则R66无效宣告理由的增加举证期限请求人举证专利权人举证,21,一、无效宣告请求的提出,6、无效宣告理由的增加与举证期限法律依据细则R66复审委受理无效宣告请求后,请求人可以在提出无效宣告请求之日起1个月内增加理由或补充证据,逾期增加理由或者补充证据的,复审委可以不予考虑。,22,一、无效宣告请求的提出,6、无效宣告理由的增加与举证期限无效宣告理由的增加请求人在提出无效宣告请求之日起一个月内增加无效宣告理由的,应当在该期限内对所增加的无效宣告理由具体说明;否则,专利复审委员会不予考虑。请求人在提出
11、无效宣告请求之日起一个月后增加无效宣告理由的,专利复审委员会一般不予考虑,但下列情形除外:(i)针对专利权人以合并方式修改的权利要求,在专利复审委员会指定期限内增加无效宣告理由,并在该期限内对所增加的无效宣告理由具体说明的;(ii)对明显与提交的证据不相对应的无效宣告理由进行变更的。,23,一、无效宣告请求的提出,6、无效宣告理由的增加与举证期限举证期限请求人举证请求人在提出无效宣告请求之日起一个月内补充证据的,应当在该期限内结合该证据具体说明相关的无效宣告理由,否则,专利复审委员会不予考虑。请求人在提出无效宣告请求之日起一个月后补充证据的,专利复审委员会一般不予考虑,但下列情形除外:,24,
12、一、无效宣告请求的提出,6、无效宣告理由的增加与举证期限举证期限请求人举证 但下列情形除外:(i)针对专利权人以合并方式修改的权利要求或者提交的反证,请求人在专利复审委员会指定的期限内补充证据,并在该期限内结合该证据具体说明相关无效宣告理由的;(ii)在口头审理辩论终结前提交技术词典、技术手册和教科书等所属技术领域中的公知常识性证据或者用于完善证据法定形式的公证书、原件等证据,并在该期限内结合该证据具体说明相关无效宣告理由的。,25,一、无效宣告请求的提出,6、无效宣告理由的增加与举证期限举证期限专利权人举证专利权人应当在专利复审委员会指定的答复期限内提交证据,但对于技术词典、技术手册和教科书
13、等所属技术领域中的公知常识性证据或者用于完善证据法定形式的公证书、原件等证据,可以在口头审理辩论终结前补充。专利权人提交或者补充证据的,应当在上述期限内对提交或者补充的证据具体说明。专利权人提交或者补充证据不符合上述期限规定或者未在上述期限内对所提交或者补充的证据具体说明的,专利复审委员会不予考虑。,26,一、无效宣告请求的提出,7、对于外观设计专利权,以权利冲突作为无效宣告理由的以权利冲突作为无效宣告理由,请求宣告外观设计专利权无效的,需提交生效的证明存在权利冲突的处理决定或判决,否则不予受理。(R65.3)以授予专利权的外观设计与他人在先取得的合法权利项冲突为理由请求宣告外观设计专利权无效
14、,但未提交生效的能够证明权利冲突的处理决定或者判决的,不予受理。(指南418),27,一、无效宣告请求的提出,8、一事不再理在专利复审委员会就无效宣告请求已经作出决定之后,又以同样的理由和证据请求无效宣告的,不予受理(R65.2)。对已作出审查决定的无效宣告案件涉及的专利权,以同样的理由和证据请求宣告无效的,不予受理和审理。如果再次提出的无效宣告理由或者证据因时限等原因未被在先的无效宣告请求审查决定所考虑,则该请求不属于上述不予受理和审理的情形。(指南4-16),28,一、无效宣告请求的提出,8、一事不再理如,两次请求的无效理由同样为权利要求1不具备新颖性,并且所提交的证据均为同一篇专利文件,
15、涉及的内容(使用部分)相同,复审委已经对第一次的请求作出了无效审查决定,并且决定已经生效,则适用一事不再理原则,复审委对后一请求不予受理。但,若在第一次审查中由于举证期限等问题,决定并没有对所述的理由和证据进行审查、认定的,复审委受理第二个请求。,29,一、无效宣告请求的提出,9、无效宣告请求不符合规定的法律后果无效宣告请求视为未提出的情形(1)无效宣告请求书应当符合规定的格式,不符合规定格式的,专利复审委员会应当通知请求人在指定的期限内补正;期满未补正或者在指定的期限内补正但经两次补正后仍存在同样缺陷的,该无效宣告请求视为未提出。(指南418文件形式),30,一、无效宣告请求的提出,9、无效
16、宣告请求不符合规定的法律后果无效宣告请求视为未提出的情形(2)无效宣告请求人未在细则第九十七条规定的期限(自提出无效宣告请求之日起一个月)内缴纳或者缴足无效宣告请求费的,该无效宣告请求视为未提出。(指南418费用),31,一、无效宣告请求的提出,9、无效宣告请求不符合规定的法律后果无效宣告请求不予受理的情形(1)无效宣告请求不是针对已经公告授权的专利。(2)请求宣告无效的专利权已经被专利复审委员会作出的生效的审查决定宣告全部无效或者部分无效。(3)无效宣告请求人不具备民事诉讼主体资格。,32,一、无效宣告请求的提出,9、无效宣告请求不符合规定的法律后果无效宣告请求不予受理的情形(4)专利权人针
17、对其专利权提出无效宣告请求且请求宣告专利权全部无效、所提交的证据不是公开出版物或者无效宣告请求人不是共有专利权的所有专利权人。(5)无效宣告理由不属于细则第六十四条第二款规定的理由。(6)无效宣告请求属于细则第六十五条第二款规定的情形,即无效宣告请求作出决定后,又以同样的理由和证据请求宣告无效的。,33,一、无效宣告请求的提出,9、无效宣告请求不符合规定的法律后果(7)以授予专利权的外观设计与他人在先取得的合法权利相冲突作为无效宣告理由,请求宣告外观设计专利权无效的,但是未提交生效的能够证明外观设计专利权与商标权、著作权等在先权利相冲突的处理决定或判决。(8)无效宣告请求人未具体说明无效宣告理
18、由,或者提交有证据但未结合提交的所有证据具体说明无效宣告理由,或者未指明没有理由所依据的证据。,34,一、无效宣告请求的提出,9、无效宣告请求不符合规定的法律后果(9)无效宣告请求人属于专利法第十九条第一款规定的应当委托国务院专利行政部门指定的专利代理机构的情形,在指定的期限内补正不合格。,35,一、无效宣告请求的提出,10、对请求书以及所提交证据的要求1)请求书以及所提交证据提出无效宣告请求的,应当向复审委提交无效宣告请求书和必要的证据,一式两份。(R64.1)提出无效宣告请求的三个要件:无效宣告请求书内容与形式必要的证据需要证据证明的必须提交证据,证据与事实的关联性请求书、证据一式两份形式
19、要求,36,一、无效宣告请求的提出,10、对请求书以及所提交证据的要求2)无效宣告请求书的基本内容:无效宣告请求人,主要包括请求人姓名或名称、国籍或所在地国家、地址及邮编、收件人姓名、电话等专利代理机构,包括名称、代码、地址及邮编、代理人姓名及电话、代理人工作证号等请求宣告无效所针对的专利权,包括专利号、专利权人、发明创造名称和授权公告日,37,一、无效宣告请求的提出,10、对请求书以及所提交证据的要求2)无效宣告请求书的基本内容:无效宣告请求的理由、范围及所依据的证据,该部分的理由、范围和证据是有对应性的。结合证据对无效宣告请求理由的具体陈述附件清单(证据清单)无效宣告请求人或专利代理机构签
20、章专利复审委员会意见,38,一、无效宣告请求的提出,10、对请求书以及所提交证据的要求2)无效宣告请求书的基本内容:请求人按照专利法实施细则第64条第2款规定的理由提出无效宣告请求的,应当将专利法及其实施细则中有关的项、款、条作为独立的理由提出(指南418)。核心是无效宣告请求的范围、证据以及理由的具体陈述,其基本要求应当将专利法及其实施细则种有关的项、款、条作为独立的理由提出。,39,一、无效宣告请求的提出,10、对请求书以及所提交证据的要求3)必要的证据一般情况下,均应当有证据证明其主张,即使主张技术方案或技术特征属于本领域的公知技术,也应当提交证据证明该其主张。对于少数不需要提交证据证明
21、的情况,必须充分说明提出无效宣告请求所涉及的具体事实、不符合有关规定的具体理由。,40,一、无效宣告请求的提出,10、对请求书以及所提交证据的要求3)必要的证据证据与理由的对应请求人提交的证据应当是无效宣告请求中使用的证据,其与无效宣告理由应该对应。,41,一、无效宣告请求的提出,10、对请求书以及所提交证据的要求4)结合证据详细论述无效理由无效宣告请求书应当结合提交的所有证据具体说明无效宣告请求的理由,并指明每项理由所依据的证据。(R64.1)在提交有证据的情况下,应当结合提交的所有证据具体说明无效宣告请求的理由。(指南418),42,一、无效宣告请求的提出,10、对请求书以及所提交证据的要
22、求4)结合证据详细论述无效理由请求人提出专利权不具备创造性的无效宣告理由,提交有多篇对比文件的,应当指明与请求宣告无效的专利最接近的对比文件,并且应当指明其对比方式,指明是单独对比还是结合对比。如果是结合对比,存在两种或者两种以上结合方式的,还应当指明具体结合方式。对于不同的独立权利要求,可以分别指明最接近的对比文件。(指南418),43,一、无效宣告请求的提出,10、对请求书以及所提交证据的要求5)标准表格,44,45,46,二、正确选择请求宣告专利权无效的法律依据,1、对请求宣告专利权无效的法律依据的理解与选择 2、应当注意的问题,47,二、正确选择请求宣告专利权无效的法律依据,1、对请求
23、宣告专利权无效的法律依据的理解与选择专利法第5条、第25条专利法实施细则第2条专利法第9条、细则第13条第1款专利法第22条第2款专利法第22条第3款专利法第22条第4款专利法第26条第3、4款专利法实施细则第20条第1款、第21条第2款专利法第33条专利法第23条,48,二、正确选择请求宣告专利权无效的法律依据,法第5、25条、实施细则第2条专利法第5条:违反国家法律、社会公德或者妨害公共利益的发明创造,不授予专利权。其中国家法律指的是全国人民代表大会、全国人民代表大会常务委员会依照法定程序制定、颁布的法律,不包括行政法规和规章。由于被滥用而导致的违法,不属于此列;产品的生产、销售、使用受到
24、限制,但该产品本身或该产品的制造方法不属于违法的发明创造,如武器。,49,二、正确选择请求宣告专利权无效的法律依据,专利法第25条:对下列各项,不授予专利权:(一)科学发现;(二)智力活动的规则和方法;(三)疾病的诊断和治疗方法;(四)动物和植物品种;(五)用原子核变换方法获得的物质。对前款第(四)项所列产品的生产方法,可 以依照本法规定授予专利权。,50,二、正确选择请求宣告专利权无效的法律依据,对于智力活动规则的判断原则原指南“现有技术贡献论”,对现有技术的贡献仅在于属于智力活动的规则和方法的部分,该发明视为智力活动的规则和方法;若不在于或不仅仅在于属于智力活动的规则和方法的部分,则不能依
25、据专利法25条(二)拒绝授予专利权。新指南权利要求“整体论”,权利要求全部内容中既包含智力活动的规则和方法的内容,又包含技术特征,则该权利要求就整体而言并不是一种智力活动的规则和方法,不应当依据专利法25条(二)拒绝授予专利权。应当进一步审查,例如审查其是否符合法2条或者法22条的规定等。,51,二、正确选择请求宣告专利权无效的法律依据,专利法实施细则第2条:专利法所称发明,是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。专利法所称实用新型,是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。专利法所称外观设计,是指对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有
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