广东金融学院专利实务讲义06专利行政诉讼的代理.docx

《广东金融学院专利实务讲义06专利行政诉讼的代理.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《广东金融学院专利实务讲义06专利行政诉讼的代理.docx（19页珍藏版）》请在课桌文档上搜索。

1、实验六专利行政诉讼的代理按照0前的专利行政诉讼的实际案件来看，专利行政诉讼案件中绝大多数以专利复审委员会为被告，而且是不服专利a复审委员会维持驳回申请的复审决定或专利权无效宣告请求审查决定而提起的专利行政诉讼案件。因此，本章主要对这两种专利行政诉讼案件的专利代理工作作一简单介绍。第一节专利行政诉讼概述不服专利复审委员会维持驳回申请的复审决定或专利权无效宣告请求审查决定向法院提起的诉讼属于专利行政诉讼，其在程序上除了专利法律或法规作了明确规定的以外，适用行政诉讼法的规定。为此，本节先对专利行政诉讼作一概要说明。一专利行政诉讼的种类专利行政诉讼案件，是当事人不服国务院专利行政部门所作出的行政决定和

2、地方管理专利工作的部门所作出的处理决定或处罚决定而起诉到人民法院的案件。专利法中规定的国务院专利行政部门是指国家知识产权局，在专利法中还规定国务院专利行政部门设立专利复审委员会，而专利法中规定的地方管理专利工作的部门是指由省、自治区、直辖市人民政府以及专利工作量大又有实际处理能力的设区的市人民政府设立的地方知识产权局。因此按照作出行政决定的部门来划分，专利行政诉讼案件分为三大类：以国家知识产权局为被告的专利行政诉讼案件；以专利复审委员会为被告的专利行政诉讼案件；以及以地方知识产权局或相应职能部门为被告的专利行政诉讼案件。国家知识产权局的主要任务是受理、审查专利申请和授予专利权。但是对于国家知识

3、产权局针对专利申请所作出的驳回决定或授权决定，由于在专利法中明确规定了其法律救济手段，因此不服国家知识产权局这两类最主要的行政决定不能直接向人民法院提出专利行政诉讼，而只能向专利复审委员会提出复审请求和无效宣告请求。对于国家知识产权局作出的其他行政决定，如专利申请人对国家知识产权局的专利申请不予受理通知、专利申请视为撤回通知、视为未要求优先权通知、所确定的申请日不服或有争议的，专利权人对国家知识产权局作出的强制许可的决定或实施强制许可使用费的裁决、视为放弃专利权的通知不服的，专利代理机构或专利代理人对国家知识产权局作出的撤销其机构或吊销其资格证书不服的，行政复议申请人对国家知识产权局的复议决定

4、不服的均可以向人民法院提出专利行政诉讼。对于以专利复审委员会为被告的专利行政诉讼案件，除了专利法中明确规定的不服其维持驳回申请的复审决定或无效宣告请求审查决定应当采用向人民法院提起专利行政诉讼的法律救济手段外，对于专利复审委员会作出的其他行政决定、例如不予受理通知、视为撤回通知、视为未提出通知等，不能采用行政复议的救济手段，只能向人民法院提出专利行政诉讼，但从专利实践来看除了上述前两种以外其他的以专利复审委员会为被告的的专利行政诉讼很罕见。对于以地方知识产权局为被告的专利行政诉讼案件，由于修改专利法及其实施细则后，其对不少专利民事纠纷只有调解权而没有处理权，因此这一类专利行政诉讼仅有三种：不服

5、地方知识产权局关于停止侵权行为的处理决定、不服地方知识产权局关于假冒他人专利行为的处罚决定、不服地方知识产权局关于冒充专利行为的处罚决定。二专利行政诉讼案件的几个重要程序问题专利行政诉讼案件属于行政诉讼，因此其程序问题除了法律另有规定的以外适用行政诉讼法，现对其几个重要程序问题作一说明。专利行政诉讼案件的管辖法院按照行政诉讼法第六条的规定，人民法院审理行政案件，依法实行两审终审制度。专利行政诉讼适用此规定。根据行政诉讼法第十四条的规定和最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定的司法解释第二条的规定，专利行政诉讼的第一审案件由各省、自治区、直辖市人民政府所在地的中级人民法院和最高人

6、民法院指定的中级人民法院管辖，到2004年已特别指定的中级人民法院为深圳、珠海、汕头、厦门、大连、青岛、烟台、温州、佛山、宁波、苏州、潍坊、景德镇、葫芦岛等14个城市。根据行政诉讼法第五十八条的规定，其第二审案件由这些中级人民法院的上一级人民法院、即所属的高级人民法院管辖。行政诉讼法第十七条具体规定行政案件由最初作出具体行政行为的行政机关所在地人民法院管辖。因此，对于以国家知识产权局或专利复审委员会为被告的专利行政诉讼案件，被告所在地的北京市第一中级人民法院为第一审管辖法院，北京市高级人民法院为第二审管辖法院；对于以地方知识产权局为被告的专利行政诉讼案件，由该地方知识产权局所在地的省、自治区、

7、直辖市人民政府所在地的中级人民法院和最高人民法院指定的中级人民法院为第一审管辖法院，其相应省、市的高级人民法院为第二审管辖法院。2 .提出专利行政诉讼案件的期限按照行政诉讼法第三十九条的规定，除法律另有规定外，公民、法人或者其他组织不服行政机关的具体行政行为直接向人民法院提起行政诉讼的，应当在知道作出具体行政行为之日起三个月内提出；按照行政诉讼法第三十八条和行政复议法第十九条的规定，不服行政机关的具体行政行为经过行政复议后对行政复议决定不服或认为行政机关逾期不作为的，应当在收到复议决定之日或者复议期满之日起十五日内提起诉讼。按照专利法第四十一条和第四十六条的规定，当事人不服专利复审委员会的复审

8、决定或无效宣告请求审查决定的，应当自收到决定之日起三个月内向人民法院起诉，这与行政诉讼法中规定的期限是一致的。专利法第五十七条所规定的不服地方知识产权局关于责令侵权人立即停止侵权行为的处理决定的起诉期限为收到处理通知之日起十五口内，该期限比行政诉讼法规定的三个月期限短得多，属于法律另有规定的情形。由此可知，对于行政诉讼来说，不服国家知识产权局复议决定或认为国家知识产权局行政复议部门逾期不作为的，不服地方知识产权局关于责令侵权人立即停止侵权行为的处理决定的，其提出诉讼的期限是自收到相应决定或通知之日起或自行政复议期限届满之日起十五口内。而对其余的专利行政诉讼，其提出诉讼的期限是自收到相应决定或通

9、知之口起三个月。3 .专利行政诉讼案件的当事人专利行政诉讼的原告是那些认为国家知识产权局、专利复审委员会、地方知识产权局等专利行政管理机关的具体行政行为侵犯其合法权益而起诉到法院的公民、法人或者其他组织，他们可以是专利申请人、专利权人或者与这些具体行政行为直接相关的当事人。专利行政诉讼的被告就是作出上述具体行政行为的专利行政管理机关，即国家知识产权局、专利复审委员会或地方知识产权局。如果上述由专利行政管理机关作出的具体行政行为涉及双方当事人，则一旦其中一方当事人不服该行政决定而作为专利行政诉讼的原告提出专利行政诉讼，另一方当事人就可以作为有利害关系的第三人参加诉讼。第二节不服专利复审委员会维持

10、驳回申请复审决定的专利行政诉讼按照我国专利法第四十一条第二款的规定，专利申请人对专利复审委员会的复审决定不服的，可以自收到驳回决定之日起三个月内向人民法院起诉，由法院适用行政诉讼程序作出判决。本节将对这一类专利行政诉讼的专利代理工作进行简单说明。一不服专利复审委员会维持驳回申请的复审决定的专利行政诉讼的提出正如前面第二章第四节中所指出的，当复审请求人的专利代理人在收到专利复审委员会作出维持驳回申请的复审决定后，应当帮助请求人分析复审决定的作出从实体上和程序上是否存在不符合专利法及其实施细则或者专利审查指南的规定之处，如果不服专利复审委员会的上述复审决定，可以按照专利法第四十一条第二款的规定向人

11、民法院提出专利行政诉讼。通常，复审请求人的专利代理人从收到维持驳回申请的复审决定到提出专利行政诉讼需要进行四个方面的工作：研究分析复审决定；向委托人转达复审决定;按照委托人提出专利行政诉讼的意愿准备起诉状；向法院提出专利行政诉讼请求。1 .阅读和研究分析复审决定，判断该复审决定有无被撤销的可能以及该专利申请有无授权前景在收到维持驳回申请的复审决定后，作为复审请求人的专利代理人应当在认真阅读复审决定的基础上判断复审决定的作出是否符合专利法及其实施细则或专利审查指南的规定，其中阅读分析的重点应当放在复审决定的理由部分。首先，应当分析复审决定的作出在实体上是否符合专利法及其实施细则或者专利审查指南的

12、规定。通常经过分析主要有三种情况：其一认为复审决定的理由从实体上不符合有关法律法规规定，即复审程序中最后提交的专利申请修改文本不存在复审决定的理由部分所指出的实质性缺陷；其二认为复审决定的理由基本上正确，在实体判断上符合有关法律法规规定，但是若对专利申请文件进行修改后有可能消除复审决定的理由部分所指出的实质性缺陷；其三认为复审决定的理由完全正确，在实体上符合有关法律法规规定，且该专利申请文件不论如何进行修改难以克服复审决定的理由部分所指出的实质性缺陷。其次，必要时分析复审决定的作出在程序上是否符合专利法及其实施细则或者专利审查指南的规定。通常主要有两种情况：其一是该复审决定的作出在程序上存在着

13、不符合有关法律法规规定之处，即该复审决定存在程序错误；其二是在程序上符合有关法律法规规定，不存在程序错误。通过上述分析，就能得知该专利申请有无通过向法院起诉而达到撤销复审决定以至最终被授予专利权的可能。如果通过分析，该复审决定属于上述在实体上不符合法律法规规定情况，此时不论该复审决定是否存在程序错误，该专利申请就有可能通过向法院起诉而达到撤销复审决定以及最终被授予专利权。如果通过分析，该复审决定属于上述实体分析的第二种情况，即需要修改专利申请文件才有可能克服复审决定的理由部分所指出的实质性缺陷的情况，此时只有该复审决定同时存在程序错误时才有可能通过向法院起诉而最终争取授予专利权，因为在专利行政

14、诉讼时法院只审理该复审决定的作出是否符合有关法律法规规定，而不允许在专利行政诉讼期间修改专利申请文件，因此在这种情况下只能以复审决定存在程序错误为理由而达到撤销复审决定，然后在返回复审程序后再修改专利申请文件；如果复审程序不存在程序错误，法院会以复审决定符合有关法律法规规定而作出维持复审决定的判决。如果通过分析，认为属于上述实体分析的第三种情况，即复审决定在实体上的理由完全正确，此时即使复审决定的作出在程序上存在错误，向法院起诉的最终结果仍然无授予专利权的可能，因为法院在以复审决定存在程序错误撤销复审决定后，由于该专利申请文件存在着不可克服的实质性缺陷，因而专利复审委员会在克服了程序错误后可再

15、次作出维持驳回申请的复审决定。2 .向委托人转达复审决定在阅读了复审决定和作出研究分析后，应当尽快向委托人转达复审决定。在转达复审决定时，应当将上述对复审决定的分析结果告知委托人，以便委托人确定是否向法院提出行政诉讼。由于委托人仅仅精通技术，而对专利法律知识并不熟悉，因此在转达时应当尽量明确地告知分析结果，以使委托人能够理解并作出正确的决断。对于上述复审决定在实体上不符合有关法律规定的情况，应当区分两种。一种是复审决定在实体上明显错误，例如复审决定中采用了申请日后公开的对比文件来否定专利申请的创造性；另一种是认为复审决定中论述的实体理由存在着不符合有关法律规定之处，属于有可能取得争辩成功的情况

16、。对于前一种情况，可以明确告知委托人，起诉有较大可能取得成功，应当向北京市第一中级人民法院提出专利行政诉讼。而对于第二种情况，向委托人建议起诉时应当留有余地，因为法院作出撤销专利复审委员会复审决定的比例并不高，因此在告知委托人提出起诉有成功可能的同时，还应当告知要取得成功也有相当难度，鉴于这方面本来就存在着不同的观点。对于需要修改申请文件才能克服复审决定的理由部分所指出的实质性缺陷的情况，如果复审决定不存在程序缺陷，则应当告知委托人在这种情况下向法院提出诉讼并不能取得成功，委托人若要起诉应当慎重考虑。此时，如果复审程序明显存在程序缺陷时，则应当告知委托人可以以复审决定存在程序错误为理由向北京市

17、第一中级人民法院提出专利行政诉讼，但是在取得诉讼成功后返回复审程序时应当主动修改申请文件，否则专利复审委员会在克服程序错误后可重新作出维持原驳回决定的复审决定；至于返回复审程序后修改申请文件后能否得到撤销原驳回决定的结果，也属于有可能通过争辩取得复审请求成功的情况，因此也应当如上面所述的那样，既告知有争辩成功的可能，又说明存在着一定的难度。如果此时认为复审程序可能存在程序错误的情况，则应当告知委托人可试图通过以复审程序存在程序错误为理由来争取专利行政诉讼的成功，若能争取成功则在返回复审程序时应当主动修改申请文件。对于复审程序仅存在程序错误而不存在实体错误的情况，则应当如实告知委托人，同时应当告

18、知委托人在这种情况下提出专利行政诉讼意义不大，因为即使法院以复审决定存在程序错误为由撤销复审决定，专利复审委员会在克服程序错误的基础上会再次作出实体上与前一复审决定结论基本相同的复审决定。对于分析后认为复审决定既不存在实体错误、又不存在程序错误时，也应当如实告知委托人，而且应当明确告知向法院起诉基本上不会取得成功。在向委托人转达复审决定时应当明确告知其法律救济手段以及可采取法律救济手段的最后期限。按照专利法的规定，允许对复审决定提起行政诉讼的期限为收到复审决定之日起三个月，但由于准备复审起诉状需要充分的准备，因此最好告知委托人若准备向法院起诉的话至少提前一个月就给出提出专利行政诉讼的指示。3

19、.按照委托人提出专利行政诉讼的意愿准备起诉状若委托人表示准备向人民法院起诉，则专利代理人通常就应当按照委托人的意愿着手起诉的准备工作。在准备起诉状前，应当首先认真研究一下委托人的指示。若委托人的起诉愿望与自己对复审决定的分析意见相一致，就应当尽快着手准备起诉状。对于委托人的起诉愿望与自己的分析意见不相一致时，则应当仔细分析委托人的具体意见，以判断委托人的观点是否有道理。一旦认为委托人的具体意见有可取之处，则应当改变自己的观点，并立即准备起诉状；相反，认为委托人的具体意见是由于其缺乏专利基本知识而得出了错误的看法，则应当再向委托人作一次说明，一方面表示可以按照委托人的意愿向法院起诉，另一方面告知

20、委托人为什么按照委托人的具体意见向法院起诉并不能或者难以达到其所期望的效果，请委托人再慎重考虑一下，此时若委托人仍坚持原有的看法，则应当按照委托人的意愿做好向法院起诉的准备，此时应当采取积极的态度为委托人争取最有利的结果，不可因意见与委托人不一致而采取简单的转达委托人意见的处理办法。一审的起诉状通常包括三个方面的内容:诉讼当事人的自然情况;诉讼请求;事实和理由。在诉讼当事人的自然情况部分首先写明原告的单位、住所地、法定代表人；原告是自然人的，要写明其姓名、性别、年龄、职业、住所地（包括邮编）；委托代理的，还应当写明所委托的代理人的自然情况。然后，应当写明被告的自然情况，即国家知识产权局专利复审

21、委员会，其法定代表人为专利复审委员会主任（国家知识产权局局长兼）。诉讼请求部分应当用简明扼要的语言写明诉讼请求的事项，例如，判决撤销专利复审委员会第XXXX号复审决定书，判令被告承担本案的诉讼费等。事实和理由部分是起诉状的重点部分。这部分既可以仅以复审决定的实体错误为理由，也可以仅以复审决定的程序错误为理由，还可以既以实体错误又以程序错误为起诉理由，至于选用何者为理由应当以对己方更有利作为出发点，而不仅仅以哪一理由更易得到撤销复审决定的结果为出发点。例如，当复审决定既存在明显的实体错误、又存在程序错误时，笔者不主张同时以两者为起诉理由，因为若同时以两者为起诉理由，则法院在审理时会采取程序优先而

22、撤销复审决定，这样由于法院并未审理复审决定的实体错误，专利复审委员会很可能在克服程序错误后仍然会作出在实体上与前一复审决定结论相同的复审决定，为此不得不再次起诉，这样增长了复审程序，明显对专利申请人不利。除非对复审决定的实体错误把握不大、或者不以复审决定的程序错误为理由就不能分析实体错误、或者需要再次修改专利申请文件时才以复审决定存在程序错误为由提起诉讼。由于法院在这类专利行政诉讼中主要审理专利复审委员会在作出复审决定是否存在程序错误或实体错误，因此在事实和理由这一部分主要具体说明复审决定为什么不符合专利法及其实施细则以及审查指南的规定，只有认为必要时才进一步说明本专利申请为什么在这方面符合专

23、利法及其实施细则以及审查指南的规定。这一点与审查程序和复审程序明显不同，在向审查部门或向专利复审委员会陈述意见时主要针对所指出的实质缺陷说明本专利申请为什么符合专利法、其实施细则和审查指南在这方面的规定。另外，在论述理由时，对那些可由复审决定的内容直接证明其是错误的，可以在起诉状中明确指出；但是如果认为复审决定中的推断可能存在问题时，建议不要在起诉状中按照自己的推测去分析，最好仅指出其推断缺乏依据，此时专利复审委员会就必然会在答辩状中对其所作的推断作出具体说明，然后在庭审时就可针对其具体说明作出有利于己方的争辩；相反，在起诉状中按照推测的内容来证明决定是错误的话，专利复审委员会就会采用其他的途

24、径来解释其所作的推断。此外，由于行政诉讼的举证责任在行政机关,因此在论述理由时可以不引用证据，但是如果引用证据更容易证明专利复审委员会的复审决定存在实体错误或程序错误时，在这一部分也可以引用证据。在准备好起诉状后，就应当将起诉状的初稿送给委托人，请其确认。4 .向法院提出专利行政诉讼请求。准备好起诉状并经委托人确认后，就应当尽快向法院起诉。对于不服维持驳回申请的复审决定而提起的行政诉讼，应当向北京市第一中级人民法院提交。在提交诉讼状时必须同时提交由委托人签署的委托书。即使在专利申请或复审程序中已办理了委托书时，向法院提出行政诉讼时必须重新提交委托书，涉外的还需要经过公证。因此，在准备起诉状的同

25、时，要同时请委托人准备委托书和办理所需要的其他事务。在向法院提交起诉状和委托书的同时，还应当缴纳诉讼费。即使主张对方败诉后应由对方支付诉讼费，也应先支付诉讼费，对方败诉后法院会判令对方承担诉讼费，并会将己方所缴的诉讼费退回。正如前面所指出的那样，对于针对专利复审委员会维持驳回申请的复审决定提出专利行政诉讼时可以不必举证，但是如果在起诉状中需要引用证据来说明己方的论点时则应当在提出起诉的同时向法院提交这些证据，并应当列出证据清单。对于不服维持驳回申请的复审决定而提起的行政诉讼，应当提交起诉状五份（即按照对方当事人人数加四份来确定），委托书一份。若提交证据的话，应提交与起诉状相同的份数。二庭审前后

26、的委托代理工作法院受理了专利行政诉讼后，就会将起诉状和其他相关材料转送给专利复审委员会。在专利复审委员会作出答辩后，法院将确定庭审日期，并将庭审通知书和专利复审委员会的答辩状一起寄给原告，专利行政诉讼就进入了庭审阶段。下面从四个方面来说明庭审前后的委托代理工作。1 .庭审前的准备工作收到庭审通知书和专利复审委员会的答辩状后，首先应当将庭审的信息告知委托人，一方面使其有思想准备，另一方面便于其安排工作。在这同时，应当抓紧时间研究分析答辩状，并及时将分析结果告知委托人。在这基础上与委托人一起准备好庭审时的发言提纲。阅读分析答辩状时，主要分析其中所论述的观点和理由与复审决定相比作了那些改变和补充。如

27、果其内容有改变，至少可认为其在复审决定中的原有内容存在着不妥之处，这就可作为原复审决定不符合有关法律法规规定的突破口。如果补充了新的内容，就说明专利复审委员会打算以此新增加的内容来巩固其原有观点，这时可以仔细分析新增加的内容是否有明显不符合法律法规规定之处，若有的话，就可将此作为在庭审时主要争辩点之一。例如，在一件专利行政诉讼案中，复审决定中分析权利要求不具备创造性时认定本领域技术人员根据普通常识可从对比文件披露的内容推断出其中一个技术特征，原告在起诉状中认为复审决定中的这种推断没有依据，专利复审委员会往往就会在答辩状中具体说明如何由对比文件披露的内容推出该技术特征，此时若经过分析认定答辩状中

28、新增加的内容明显违反其工作原理，在这种情况下就可抓住此错误说明复审决定中原有的推断是错误的，从而对取得胜诉十分有利。在准备发言提纲时主要准备三方面的内容：其一是在庭审开始时对起诉理由的论述，其二是法庭调查和辩论时的发言；其三是庭审结束前的总结发言。庭审开始时的发言，基本上可按照起诉状的内容进行整理，如果在研究对方答辩状后发现原起诉状存在不妥的地方，则庭审开始时的发言应当将这些内容删去，以免在庭审时被对方在辩论阶段抓住而处于不利地位，至于在对方答辩状中所发现的问题通常不在庭审开始时的发言中指出，而让对方在说明答辩状的观点之后在法庭辩论时再提出，从而使对方处于被动地位。第二部分法庭调查和辩论时的发

29、言是庭审前准备的重点。一方面要充分论述原复审决定或答辩状中的观点和理由为什么不符合有关法律法规规定，而且应当以专利法和实施细则的规定、尤其是审查指南中的具体规定作为支持己方观点的理由，以便在法院上能明确向法院具体指出支持己方观点的法律法规依据和出处。另一方面应当分析对方对己方在法庭上的论述会有哪几种争辩的可能，并对每一种可能作出如何应答的准备，这一部分的准备是最困难的，但也是最重要的。第三方面庭审结束前的总结发言虽然内容不多，但准备也有一定难度，既要概括己方的主要观点，又要简明，而且还应根据庭审的情况补充内容。由于发明和实用新型均涉及技术问题，外观设计涉及的是产品的形状、图案和色彩，因而在法庭

30、审理时仅仅依靠口头陈述难以表达清楚，在这种情况下为增加法官的感性认识，可以采用实物或投影演示方式。为此，必要时在庭审前还应做好这方面的准备。2 .庭审时应当注意的问题法庭审理是专利行政诉讼中的重要环节，除了前面所指出的应当认真做好庭审准备外，庭审时双方陈述意见的好坏必将影响审理结果。作为专利行政诉讼原告所委托的代理人，应当注意积累这方面的经验，以提高庭审时辩论的水平。作为代理人，在庭审时应当注意下述几方面的问题。(1)由于这类专利行政诉讼是不服复审决定提出的，因此重点应当放在说明复审决定在实体上或在程序上不符合法律法规的规定。对于复审决定既存在实体错误又存在程序错误，重点应当放在实体上，除非该

31、复审决定的实体错误以程序错误为基础。当然，如果准备修改发明或实用新型专利申请文件的，则应当重点放在复审决定的程序错误上，从而以程序错误为由撤销复审决定返回复审程序后再修改专利申请文件。(2)由于这类专利行政诉讼多数涉及发明或实用新型专利申请，尤其是发明，其科技含量较高。而法院的法官绝大多数不熟悉与该案件相关的科学技术，因此在陈述意见时切忌陷入具体的科学技术内容中去，应当借助审杳指南重点从法律法规角度去分析。即使非要涉及科学技术的内容才能解释清楚，则一方面应当尽量用浅显的道理加以说明，另一方面最好借助实物、挂图或投影演示来帮助法官理解。当然对于涉及相当复杂的科学技术内容情况，还可以请求法院进行相

32、关内容的司法鉴定。(3)在法庭审理中先由原告宣读起诉状，再由专利复审委员会进行答辩。在宣读起诉状时，可以先明确指出复审决定所存在的不符合法律法规之处，并简要地说明理由，最好能促使专利复审委员会在答辩时主动举证和陈述观点。如果对方在宣读答辩状或在辩论阶段临时增加内容进行争辩，这种即兴的论述容易出现失误，便可被利用来支持己方观点。但是，对专利复审委员会在陈述意见时所出现的失误进行分析时，只应争辩那些能证明复审决定错误的内容，而不必去争辩那些与复审决定结论错误关系不大的内容，否则会给法官产生己方在主要问题上不在理而抓住枝节问题做文章的感觉，从而会形成对己方不利的印象。(4)在法庭辩论阶段，切忌仅仅按

33、照开庭前所准备的内容照章宣读。应当仔细听取对方的争辩意见，从中寻找对方陈述意见中的漏洞，抓住该漏洞来说明原复审决定不符合法律法规的有关规定。在争辩时要有随机应变的能力，尤其当对方陈述意见后出现对己方不利的情况时要能及时寻找到摆脱不利局面的途径。(5)法庭审理结束时，法院会请双方审阅庭审记录并签字。此时应当仔细阅读该庭审记录，若有与庭审内容不一致之处，应当立即提出，请法庭改正。阅读时，不仅要阅读记录己方发言的部分，同时也要阅读记录对方发言的部分以及法官庭上提问的内容，因为这些内容都有可能作为判决的依据写入判决中。一旦签字后，记录中的内容就可能成为不服判决上诉时禁止反悔的依据。3 .庭审后的补充陈

34、述意见为了有助于法院更好地理解己方的观点，可以在庭审后将己方在法庭上的发言内容提交给法庭。如果法庭审理时所陈述的主要观点已反映在庭审前所准备的发言提纲中，可以在庭审后立即提交给法庭。如果法庭上的意见陈述相对于庭审前所准备的发言提纲增加了内容，而这些内容又是比较重要的，则可以在庭审结束之后加以补充作为法庭审理时发言提纲提交给法院。如果庭审后感到在法庭审理时并未将意见陈述清楚，还可以向法院提交意见陈述，但这只能作为庭审后的补充意见，不能作为法庭审理时的发言提纲。对于后两种情况，最好在法庭审理后五天内或者在法庭指定的期限内提交；否则，法院一旦作出判决，就比较被动了，只能采取后续的法律救济措施。三收到

35、法院一审判决后的代理通常，北京市第一中级人民法院通过法庭审理弄清事实后将作出一审判决。一审判决主要有两种结论：一种是撤销专利复审委员会的复审决定，由专利复审委员会重新作出复审决定；另一种是维持专利复审委员会的复审决定。作为代理人，在收到前一种撤销复审决定的法院判决后，应当立即将法院判决书转达委托人。当然，专利复审委员会不服此判决时可以上诉，因此在转达时应当告知委托人还存在专利复审委员会上诉的可能。但是，专利实践中专利复审委员会对这类专利行政诉讼的案件上诉的很少，因此在转达意见更要考虑在发回专利复审委员会重审后己方需要做些什么工作。例如：以专利复审委员会的复审决定存在程序错误而撤销该决定时，可考

36、虑要否修改专利申请文件以克服原驳回决定中所指出的专利申请存在的实质性缺陷；是否需要向专利复审委员会新组成的合议组进一步陈述意见等。与委托人商量后，认为需要做上述工作时，应当主动向专利复审委员会提出，因为对于发回重审的复审案件来说，专利复审委员会一般可以不再发复审通知书和不再进行口头审理而直接作出新的复审决定。相反，在收到后一种维持复审决定的法院判决后，更应当立即与委托人商量要否向北京市高级人民法院上诉。也就是说，首先应当认真研究一审判决，分析一审法官为何未接受己方的观点，该判决是否有理，是否存在明显违反专利法律法规的规定，然后向委托人给出一个参考意见，以便委托人决定要否上诉。这方面的考虑与本节

37、第一部分所涉及的要否针对复审决定提出专利行政诉讼基本相同，只是二审上诉的成功率并不高，因此向委托人建议提出上诉时应当更为慎重,表态应当留有余地，委托人不愿上诉的话千万不要竭力鼓动，以免二审再败诉时引起委托人的不满。同样，对于上诉成功率极小、甚至不存在的情况下，若委托人坚持上诉时，一方面应当为委托人作充分准备，另一方面应当将情况向委托人讲清楚，告知其上诉成功难度极大。由于不服法院一审判决的上诉期仅有十五日，即使是涉外行政诉讼，该期限也只有三十日。而准备上诉具有相当大的工作量，因此上述上诉的准备工作应当抓紧进行，以免耽误上诉的期限。不服北京市第一中级人民法院的判决提起上诉时，该上诉状并不是向北京市

38、高级人民法院提交，而是与北京市第一中级人民法院作出该判决的法庭书记员联系，将上诉状交给一审法庭，由该法庭转送给北京市高级人民法院，在此同时缴纳上诉费。总体上看，在向高院上诉的二审程序中，代理人的工作与在中院的一审程序大体相同，其诉讼的被告也仍然是国家知识产权局专利复审委员会。只是该上诉是不服北京市第一中级人民法院的一审判决提出的，因而在上诉状中的上诉请求首先应当是请求撤销一审判决，此外由于二审可以对一审判决作出改判，因此还可以请求撤销专利复审委员会的复审决定。除此以外，在上诉状中或在二审法庭审理时，应当重点针对一审判决状说明上诉理由，即一审判决在实体上或程序上存在不符合法律法规规定之处，当然考

39、虑到二审法院会对一审法院的判决作出改判，因而还可以进一步说明复审决定在实体上和/或程序上所存在的不符合法律法规的规定之处。第三节不服专利复审委员会无效宣告请求审查决定的专利行政诉讼按照我国专利法第四十六条第二款的规定，对专利复审委员会宣告专利权无效或者维持专利权的无效宣告请求审查决定不服的，可以自收到该审查决定之日起三个月内向人民法院起诉，由法院适用行政诉讼程序作出判决。由于无效宣告请求程序本身涉及双方当事人，因此人民法院在受理后将通知无效宣告请求程序的另一方当事人作为第三人参加诉讼。本节将对这一类专利行政诉讼的专利代理工作进行简单说明。一不服专利复审委员会无效宣告请求审查决定的专利行政诉讼的

40、提出除专利权人请求宣告专利权部分无效的情况外，无效宣告请求审查程序是专利授权公告后涉及双方当事人的审查程序。因此，其与不服复审决定的专利行政诉讼不一样，提出专利行政诉讼的可以是无效宣告请求的请求人，也可以是该专利的专利权人，主要取决于无效宣告请求审查决定的结论。无效宣告请求审查决定的结论主要有三种类型：宣告专利权全部无效；宣告专利权部分无效；维持专利权有效。对于第一种和第三种类型，专利行政诉讼的原告是确定的，对于宣告专利权全部无效的审查决定，不服该审查决定的只可能是专利权人，因此提出专利行政诉讼的是专利权人，而对于维持专利权有效的，不服该审查决定的是请求人，因此在这种情况下提出专利行政诉讼的是

41、请求人。但对于第二种宣告专利权部分无效的，无论是专利权人还是请求人，只要其不服该无效宣告请求审查决定的，都可以提出专利行政诉讼，在多数情况下当一方认为该决定侵犯了其权益而不服而提出起诉时，另一方就极有可能认为该无效宣告请求的审查决定对己有利就不会再提出诉讼，但在宣告专利权部分无效时还有可能存在双方都认为对己方不利的情况，也就是说还有可能双方同时向法院起诉的情况。鉴于此，无论是无效宣告请求审查程序专利权人一方还是请求人一方的专利代理人，在收到无效宣告请求审查决定时，应当根据决定结论的情况帮助己方委托人确定要否向人民法院起诉。通常从收到无效宣告请求审查决定到提出专利行政诉讼要进行下述四方面的工作：

42、研究分析无效宣告请求审查决定；向委托人转达无效宣告请求审查决定；按照委托人提出专利行政诉讼的意愿准备起诉状；向法院提出专利行政诉讼请求。1.研究分析无效宣告请求审查决定收到无效宣告请求审查决定后，首先应当仔细阅读和研究分析审查决定。此时应当考虑两个问题，其一是该无效宣告请求审查决定对己方有利还是不利，其二是该无效宣告请求审查决定的作出是否在实体上或程序上存在着不符合法律法规规定之处，以便帮助委托人确定要否采取法律救济措施。对于前面所提到的第一种无效宣告请求审查结论（即宣告专利权全部无效）的情况，显然对专利权人不利而对请求人有利，这是一目了然的，无需仔细分析。而对于第二种宣告专利权部分无效的情况

43、，双方需要考虑到底是否对己方有利，如果该专利无效宣告请求审查程序是伴随着专利侵权诉讼而产生的，还要结合专利侵权诉讼进行分析，即分析维持专利权部分有效会对专利侵权诉讼的结果带来什么影响。例如，在维持专利权部分有效时仍然构成专利侵权行为，则对请求方来说仍然是不利的结果；相反，在此时不再构成专利侵权，则对专利权人来说是不利的。对于第三种维持专利权有效的情况，显然对专利权人是有利的，对请求人多半是不利的，但是在有些情况请求人也可以考虑接受，例如无效宣告请求审查决定的结论是维持专利权有效，但是根据其决定理由的文字可以明显得知对维持其专利权有效起作用的技术特征（对发明和实用新型专利）或设计内容（对外观设计

44、专利）并未反映在被指控的侵权客体中，这些内容可以在专利侵权诉讼中作为未构成侵权的依据。在分析无效宣告请求审查决定是否存在实体或程序错误时，应当以实体错误为主。因为通常仅仅在其存在实体错误时，上诉才能起到最终改变无效宣告请求审查决定结论的作用。如果审查决定的实体判断正确，仅仅存在程序错误，此时即使上诉成功，在发回专利复审委员会重审时专利复审委员会在克服程序错误后会再次作出与上次审查决定结论相同的决定。因此，通常在该决定存在实体错误时才提出上诉，而在仅存在程序错误时上诉的必要性不大，除非认为延长无效宣告请求审查程序对己方有利。在分析无效宣告请求审查决定是否存在实体错误时，通常可以从两方面考虑。其一

45、是对证据的采信方面是否存在错误，即从证据的合法性、真实性和关联性三方面分析其是否可被采信，只有在这三方面查证属实的才能使用。其二是在这些证据的基础上所作出的分析是否不符合法律法规的规定，即其在审查决定中依据这些证据所论述的具体理由是否不符合审查指南的有关规定。通过上述分析后，应当就是否对该无效宣告请求审查决定提出专利行政诉讼形成一个初步意见。向委托人转达无效宣告请求审查决定在研究分析无效宣告请求审查决定后，应当尽快将无效宣告请求审查决定转送给委托人。在转送无效宣告请求审查决定时，应当将上述对无效宣告请求的分析结果告知委托人。对于无效宣告请求审查决定对己方有利时，在转达时需要告知委托人对方有可能

46、提出专利行政诉讼，应当对此有思想准备。对于无效宣告请求审查决定对己方不利的情况，应当将上述初步分析结果告知委托人，请委托人考虑是否要向法院提出专利行政诉讼。由于委托人仅仅精通技术，而对专利法律知识并不熟悉，因此不应仅给出初步分析结果，而应当作具体说明，以使委托人能够理解并作出正确的决断。前面已经指出，当无效宣告请求审查决定对己方不利时主要应当分析该审查决定是否存在实体错误。此时可能会得出四种结果。其一是审查决定明显存在实体错误，例如对于非拼凑的实用新型专利用三篇对比文件否定该专利的创造性而明显不符合审查指南第四部分第六章第2.2节的规定，应当向专利权人明确说明存在上诉成功的可能，但此时主要是通

47、过具体分析说理让委托人看到这种前景，切忌向委托人打包票一定能胜诉，因为任何个人的分析都会有一定的主观性，否则一旦败诉会遭到委托人的埋怨。其二是认为审查决定存在着实体性错误，但对最终能否取得胜诉把握不大，例如虽然认为专利复审委员会中认定的某个事实不正确，可以以此作为上诉的切入点，但不清楚北京市第一中级人民法院是否会接受这种观点，在这种情况下一方面可告知委托人有争取上诉成功的可能，但同时应当告知存在一定的难度，因为这方面本来就存在着不同的观点。其三是审查决定明显存在着实体错误，甚至还存在程序错误，从而极有可能上诉成功，但在发回专利复审委员会重审时不知专利复审委员会是否会改变原有审查决定结论的情况，

48、例如无效宣告请求审查决定中遗漏了请求方在规定期限内提供的一件证据，虽然作为请求方的代理人认为这篇对比文件和其他证据结合起来能否定权利要求的创造性，但不清楚发回重审时专利复审委员会是否接受这种观点，或者专利复审委员会在审查决定中所针对的专利文本并不是专利权人一方所提交的符合无效宣告请求程序专利文件修改要求的最后一次文本，因此法院会以其认定文本错误发回重审，但不知专利复审委员会对该修改后的专利文件会作出什么样的审查决定，在这两种情况下均应当明确告知请求人虽然有较大可能取得上诉成功的可能，但在发回专利复审委员会重审后并不一定会得到改变原审查决定结论的结果。其四是审查决定不存在实体性错误，应当明确告知

49、上诉的结果极难得到改变原审查决定结论的结果，即使该审查决定存在程序错误，法院发回重审后专利复审委员会将在克服原程序错误的基础上再次作出与上次审查结论相同的审查决定。此外，由于案件的具体情况不同，还可能出现其他的情况，因此向委托人转达审查决定时应当根据具体情况采用比较合适的方式来表达意见，但无论用什么样的方式，表达意见时要留有余地，以免法院的判决与原先估计不一致时而难以向委托人作出解释。按照委托人提出专利行政诉讼的意愿准备起诉状若委托人表示准备向人民法院起诉，专利代理人通常就应当按照委托人的意愿着手起诉的准备工作。在准备起诉状前，应当首先认真研究一下委托人的指示。若委托人的起诉愿望与自己对无效宣告请求审查决定的分析意见相一致，就应当尽快着手准备起诉状。对于委托人的起诉愿望与自己的分析意见不相一致时.，应当仔细分析委托人的具体意见，以判断委托人的观点是否有道理，尤其是委托人作出的决定往往不局